Hướng dẫn thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

* Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp :

Căn cứ theo điều 149, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và điểm 9, Thông tư số 18/2011/BKHCN-SHTT

Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải gồm các tài liệu sau đây:

a) 02 bản Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 01-HĐCN quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

b) 01 bản hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định); nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

c) Bản gốc văn bằng bảo hộ ;

d) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu về việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

e) Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện);

g) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ)”.

* Nơi tiếp nhận

Cục Sở hữu trí tuệ hoặc các địa điểm tiếp nhận đơn khác do Cục Sở hữu trí tuệ thiết lập

* Trình tự

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót nêu tại điểm 48.3 của Thông tư này, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

a) Ra quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp/chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

b) Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới

Điểm 48.3 thông tư này quy định về các trường hợp thiếu sót:

a) Tờ khai không hợp lệ;

b) Thiếu một trong các tài liệu trong danh mục tài liệu phải có;

c) Giấy ủy quyền không hợp lệ;

d) Bản sao hợp đồng không được xác nhận hợp lệ;

e) Tên, địa chỉ của bên chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với các thông tin tương ứng trong văn bằng bảo hộ hoặc trong hợp đồng là căn cứ phát sinh quyền chuyển giao, giấy ủy quyền, tờ khai; tên, địa chỉ của bên được chuyển giao trong hợp đồng không phù hợp với tên, địa chỉ ghi trong giấy ủy quyền, tờ khai;

g) Hợp đồng không có đủ chữ ký (và con dấu, nếu có) của bên chuyển giao và bên được chuyển giao;

h) Bên chuyển nhượng không phải là chủ văn bằng bảo hộ;

i) Đối tượng sở hữu công nghiệp liên quan không còn trong thời hạn hiệu lực bảo hộ hoặc đang có tranh chấp;

k) Hợp đồng chuyển giao thiếu các nội dung phải có theo quy định

l) Hợp đồng có nội dung không phù hợp với quy định về các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp hoặc có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

m) Có căn cứ để khẳng định rằng việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của bên thứ ba.

* Thời hạn đăng ký:

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng (không bao gồm thời gian dành cho người nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót).

* Sửa đổi nội dung hợp đồng (nếu có):

Việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đã đăng ký đều phải được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ

-Hồ sơ yêu cầu ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng

a) Hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải làm thành văn bản gồm các tài liệu sau đây:

(i) 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 03-SĐHĐ quy định tại Phụ lục D của Thông tư này;

(ii) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (trường hợp đăng ký sửa đổi nội dung, gia hạn hiệu lực của hợp đồng);

(iii) Tài liệu chứng minh việc sửa đổi tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng;

(iv) Thoả thuận, tài liệu ghi nhận về những điều khoản cụ thể cần sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng, kể cả việc gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trước thời hạn;

(v) Giấy uỷ quyền (nếu nộp yêu cầu thông qua đại diện);

(vi) Chứng từ nộp lệ phí.

– Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hợp đồng, Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm xem xét hồ sơ theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; ghi nhận các nội dung sửa đổi, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; công bố các quyết định ghi nhận sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định;

b) Trong trường hợp hồ sơ có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo dự định từ chối để người nộp hồ sơ sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng; ra thông báo từ chối ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp người nộp hồ sơ không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót của hồ sơ không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng trong thời hạn đã được ấn định.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận Luật sư của LVN Group tư vấn pháp luật trực tuyến qua số: 1900.0191để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Trả lời:

Điều 148, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định:

“1. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

2. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp được xác lập trên cơ sở đăng ký theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 6 của Luật này, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

3. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mặc nhiên bị chấm dứt hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của bên giao bị chấm dứt.”

Theo quy định này, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đối được xác định là thời điểm bạn đã hoàn tất các thủ tục đăng ký hợp đồng tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu công nghiệp – Cục sở hữu trí tuệ theo quy định tại điểm 11 thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp giữa công ty bạn và công ty A chưa có hiệu lực pháp luật. Do đó, về mặt pháp lý, hợp đồng sử dụng máy tách ngô được ký giữa công ty A và khách hàng của công ty A vẫn còn hiệu lực, khách hàng của Công ty A vẫn có quyền sử dụng loại máy này đến khi bạn hoàn tất các thủ tục đăng ký hợp đồng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Việc khách hàng của Công ty A từ chối yêu cầu thu hồi máy của bạn là hợp pháp.

1. Dẫn nhập

Do yêu cầu công tác, tác giả cùng với các học viên sau đại học chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu nhiều bản hợp đồng chuyển giao công nghệ (CGCN) đã và đang được thực hiện, điều đáng nói là trong số đó có khá nhiều hợp đồng CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam mang lại hiệu quả kinh tế không cao đối với bên nhận chuyển giao – là các doanh nghiệp Việt Nam, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, nhưng một trong những nguyên nhân đó là các bên tham gia hợp đồng CGCN không tính đến hoặc không thể lường trước được hợp đồng CGCN đã bị các yếu tố của quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) tác động như thế nào.

Đã có một số nhà nghiên cứu đề cập đến các yếu tố của quyền SHCN trong lĩnh vực CGCN, ví dụ cuốn Cẩm nang chuyển giao công nghệ của Bộ KH&CN phối hợp với Trung tâm CGCN Châu Á – Thái Bình Dương do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2005, cuốn Các phương pháp thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ của Đoàn Văn Trường do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành năm 2007, cuốn Valuation and Princing of Technology – Based Intellectual Property của Richard Razgaitis do John Wiley & Sons, Inc. xuất bản năm 2003 (cuốn này chưa được dịch sang tiếng Việt)… Để đảm bảo tính mới của nghiên cứu, trong bài viết này chúng tôi chỉ trình bày những vấn đề mà các tác giả trên chưa đề cập.

Giới hạn của thuật ngữ CGCN trong bài viết này không bao hàm chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ, mà chỉ đề cập đến chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Mặt khác, bài viết này chỉ giới hạn xem xét công nghệ được chuyển giao có gắn với yếu tố SHCN, bao gồm công nghệ được bảo hộ dưới dạng cấp Bằng độc quyền sáng chế và công nghệ được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh, trong đó chỉ đề cập đến “phần mềm” của công nghệ – phần vô hình mà không đề cập đến “phần cứng” – trang thiết bị đi kèm công nghệ như là phần hữu hình của công nghệ.

Để tiện theo dõi, chúng tôi xin quy ước: bên CGCN là A; bên nhận CGCN từ A là B, B1, B2… bên nhận CGCN từ B là C, C1, C2… (trong trường hợp này bên CGCN lại là B). Thuật ngữ “License” dùng để chỉ hợp đồng CGCN.

Luật sư tư vấn Luật sở hữu Trí tuệ qua điện thoại (24/7) gọi số: 1900.0191

2. Chủ thể chuyển giao công nghệ

Trong các hợp đồng CGCN được khảo sát, phần lớn đều có lỗi khi không xác định vị trí pháp lý của bên CGCN, điều 15 Luật CGCN quy định về nội dung của hợp đồng CGCN đã không nhắc đến mục này, nhưng cần lưu ý rằng pháp luật về CGCN là một bộ phận không thể tách rời khỏi pháp luật nói chung, trong khi đó Bộ Luật Dân sự lại quy định chi tiết về vấn đề này.

Nếu không xác định vị trí pháp lý của bên CGCN thì rất có thể xảy ra hiện tượng “bán cầu Long Biên”, có nghĩa là bên CGCN không phải là chủ sở hữu công nghệ hoặc bên được quyền CGCN. Bởi vậy, để cho dễ xử lý khi có tranh chấp xảy ra thì trong hợp đồng nên có môt điều khoản quy định rõ vị trí pháp lý của bên CGCN, ví dụ: Bên CGCN là chủ sở hữu của sáng chế S theo Bằng độc quyền sáng chế số… do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày… hiện đang còn hiệu lực bảo hộ trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Bản photocopy có công chứng Bằng độc quyền sáng chế đã nêu là phần không thể tách rời của Hợp đồng này. Hoặc Bên CGCN là bên có quyền sử dụng sáng chế S theo hợp đồng số… được lập ngày…. Bản photocopy có công chứng hợp đồng đã nêu là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

Nhân đây cũng bàn thêm về quy định tại điều 8.3 Luật CGCN, trong đó quy định: “Tổ chức, cá nhân có công nghệ là đối tượng SHCN nhưng đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ tại Việt Nam có quyền chuyển giao quyền sử dụng công nghệ đó”. Công nghệ trong trường hợp này chỉ có thể là sáng chế (vì công nghệ được bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh không xác định hiệu lực bảo hộ về thời gian và lãnh thổ). Sở dĩ phải bàn lại quy định này, bởi lẽ:

– Một sáng chế đã hết đã hết thời hạn bảo hộ thì quyền sử dụng sáng chế đó thuộc về tất cả mọi người;

– Một sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam thì có nghĩa là pháp luật Việt Nam đã không công nhận tư cách pháp lý của chủ sở hữu sáng chế đó;

– Điều 102.2.a. Luật Sở hữu trí tuệ quy định khi một chủ thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế thì kèm theo đơn phải có bản mô tả sáng chế đáp ứng điều kiện: “Bộc lộ đầy đủ và rõ ràng bản chất của sáng chế đến mức căn cứ vào đó người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể thực hiện được sáng chế đó”. Những thông tin này được lưu giữ tại sổ đăng ký quốc gia. Tại Việt Nam, theo quy định tại điều 19.1.e. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN: “Các sổ đăng ký quốc gia do Cục Sở hữu trí tuệ lập và lưu giữ dưới dạng giấy, điện tử hoặc các phương tiện khác. Bất kỳ người nào cũng có thể tra cứu sổ đăng ký điện tử hoặc yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp bản sao hoặc bản trích lục sổ đăng ký, với điều kiện phải nộp phí cấp bản sao”. Đối với các sáng chế không được bảo hộ tại Việt Nam, người ta có thể tra cứu các thông tin về chúng trên các website của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) hoặc của chính cơ quan sáng chế quốc gia – nơi bảo hộ sáng chế đó.

Như vậy, việc phải bỏ tiền để mua quyền sử dụng một sáng chế đã đã hết thời hạn bảo hộ hoặc không được bảo hộ tại Việt Nam là điều cần phải bàn lại. Về vấn đề này, TS Phạm Phi Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ đã đề cập khi phát biểu: “… Tại sao chúng ta không biết rằng, một sáng chế đăng ký ở nước nào thì chỉ có hiệu lực ở nước đó mà thôi. Nếu các sáng chế về thuốc không đăng ký tại Việt Nam, mình có thể khai thác, bắt chước công thức ấy rồi sản xuất bằng dược liệu của Việt Nam. Từ đó, hạ giá thành của chính thuốc đó tại Việt Nam, đem lại lợi ích cho toàn xã hội…”.[1]

3. Sự tác động của yếu tố độc quyền trong hợp đồng chuyển giao công nghệ

Điều 17.2. Luật CGCN quy định “phạm vi chuyển giao quyền sử dụng công nghệ do các bên thỏa thuận bao gồm: a) Độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng công nghệ”. Nhưng Luật CGCN lại không quy định rõ thế nào là độc quyền. Thực tế cho thấy, thuật ngữ “độc quyền” trong CGCN không hề đơn giản, cùng một công nghệ được chuyển giao, nhưng phạm vi độc quyền khác nhau thì giá chuyển giao cũng khác nhau. Sau đây chúng tôi xin trình bày một số dạng độc quyền.

3.1. Độc quyền tuyệt đối

Thuật ngữ “độc quyền tuyệt đối” và “độc quyền tương đối” trong bài viết này do tác giả tự đặt. License độc quyền tuyệt đối chỉ diễn ra khi bên A phải là chủ sở hữu của công nghệ được chuyển giao, trong đó quy định rõ trong suốt thời gian mà License có hiệu lực về mặt thời gian bên A không được quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao trên tất cả mọi lãnh thổ quốc gia bảo hộ công nghệ đó. Hệ quả pháp lý là:

– B có thể tiếp tục chuyển giao công nghệ cho C, C1, C2… trên tất cả mọi lãnh thổ quốc gia bảo hộ công nghệ đó;

– B có thể sử dụng công nghệ được chuyển giao, bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao… trên tất cả mọi lãnh thổ quốc gia bảo hộ công nghệ đó.

Trong một hợp đồng CGCN, tại phần định nghĩa các thuật ngữ cần phải phân biệt việc sử dụng công nghệ được chuyển giao với việc bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao, nếu không thì rất khó phân định khi xảy ra tranh chấp hợp đồng mà phần thua thiệt luôn thuộc về B, bởi lẽ:

– Khi hợp đồng chấm dứt hiệu lực về thời gian thì đương nhiên B hết quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao, nhưng trong kho của B vẫn có thể còn sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao. Trong thực tế đã xảy ra tranh chấp dạng này giữa Công ty Tân Trường Sơn và Công ty Hưng Phát vào tháng 11.2008.[2]

– Đối thủ cạnh tranh với B có thể không có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao trên lãnh thổ độc quyền của B, nhưng rất có thể lại có quyền bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao trên lãnh thổ độc quyền của B nếu hợp đồng CGCN giữa A và B không định nghĩa rõ về phạm vi độc quyền. Tranh chấp dạng này thường xảy ra đối với trường hợp độc quyền tương đối mà chúng tôi sẽ trình bày ngay dưới đây.

Như vậy, hiệu quả kinh tế của hợp đồng CGCN đối với B trong trường hợp này là cao với các điều kiện:

– Không xuất hiện chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế;

– Không xuất hiện công nghệ cạnh tranh.

Chúng tôi sẽ đề cập rõ hơn tại mục 5.

3.2. Độc quyền tương đối

License độc quyền tương đối có thể diễn ra khi bên A là chủ sở hữu của công nghệ được chuyển giao hoặc là bên có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao. Nếu A là bên có quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao thì hợp đồng CGCN giữa A và B được gọi là hợp đồng thứ cấp (Sublicense). Phạm vi chuyển giao của Sublicense không được phép vượt quá phạm vi chuyển giao do License tương ứng quy định. Hợp đồng giữa A và B quy định rõ trong suốt thời gian mà License có hiệu lực về mặt thời gian bên A vẫn được quyền sử dụng công nghệ được chuyển giao, bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao ngoài lãnh thổ độc quyền của B. Lãnh thổ độc quyền của B có thể là một quốc gia, một nhóm quốc gia hoặc có thể chỉ là một địa phương trong phạm vi một quốc gia. Hệ quả pháp lý là:

– A vẫn có thể tiếp tục CGCN cho B1, B2… trên lãnh thổ khác với lãnh thổ độc quyền của B. Trong một số trường hợp nhất định B1, B2… có thể là đối thủ cạnh tranh của B ngay cả trên lãnh thổ độc quyền của B (chúng tôi sẽ trình bày trong mục nhập khẩu song song).

– B không thể sử dụng công nghệ được chuyển giao, bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao trên lãnh thổ độc quyền của A, B1, B2…

– B có thể tiếp tục chuyển giao công nghệ cho C, C1, C2… trên lãnh thổ độc quyền của B, hợp đồng CGCN giữa B và C, C1, C2… gọi là hợp đồng thứ cấp (Sublicense).

Hiệu quả kinh tế của License đối với B trong trường hợp này là cao với điều kiện không xuất hiện công nghệ cạnh tranh và nhập khẩu song song.

4. Nhập khẩu song song

Yếu tố độc quyền trong CGCN đã mang lại hiệu quả kinh tế cho B như vừa phân tích, nhưng xét trên khía cạnh tổng thể của toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì đôi lúc phải xem lại. Ví dụ trong thực tế, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam đã liên kết với nhau để nâng giá bán ôtô trên lãnh thổ Việt Nam, làm cho giá bán ôtô trên thị trường Việt Nam cao hơn giá bán ôtô tương ứng trên thị trường các quốc gia khác.

Để chống lại hiện tượng độc quyền trên, Nhà nước có thể áp dụng biện pháp nhập khẩu song song. Nhập khẩu song song (Parallel Importation) là một thuật ngữ dùng để chỉ “…việc nhập khẩu sản phẩm chứa đựng đối tượng SHCN được bảo hộ, được tiến hành bởi một nhà kinh doanh không hề có mối quan hệ nào với chủ sở hữu đối tượng SHCN”.[3]

Điểm đáng lưu ý là việc nhập khẩu song song không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của các bên tham gia hợp đồng CGCN mà lại phụ thuộc vào sự cho phép của Nhà nước. Ví dụ giả định rằng Honda Nhật Bản là A, Honda Việt Nam là B, Honda Thái Lan là B1, hợp đồng giữa A và B có điều khoản cấm A bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao vào Việt Nam, hợp đồng giữa A và B1 có điều khoản cấm B1 bán sản phẩm áp dụng công nghệ được chuyển giao vào Việt Nam. Tuy nhiên Nhà nước Việt Nam có thể cho phép một chủ thể khác mua Honda từ Nhật Bản hoặc từ Thái Lan để bán trên lãnh thổ Việt Nam nhằm chống lại sự độc quyền của B. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin phép không đề cập đến việc đánh thuế cao đối với sản phẩm nhập khẩu để bảo hộ hàng hóa được sản xuất trong nước.

Như vậy, việc nhập khẩu song song đã tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh tế đối với B khi mà sự độc quyền đã vượt quá giới hạn thông thường – ngưỡng mà thị trường có thể chấp nhận.

5. Công nghệ cạnh tranh

Trong quá trình thẩm định giá công nghệ được chuyển giao, người ta phải tính đến yếu tố các công nghệ cạnh tranh với công nghệ được chuyển giao. Một sáng chế còn thời hạn bảo hộ dài và không có hoặc ít có công nghệ cạnh tranh thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bên nhận CGCN. Người ta chỉ tính được số lượng công nghệ cạnh tranh nếu các sáng chế đã xuất hiện trên thị trường, còn các giải pháp kỹ thuật đang trong thời kỳ nghiên cứu và sẽ xuất hiện trên thị trường thì không thể tính được số lượng.

Trong cuốn Valuation and Princing of Technology – Based Intellectual Property, Richard Razgaitis đã đưa ra công thức tính hệ số khi có sáng chế cạnh tranh, trong đó nêu rõ nếu có 2 sáng chế cạnh tranh thì hệ số bằng 1,3 đến 1,4. Hệ số này giảm dần và nếu có đến 15 sáng chế cạnh tranh thì hệ số chỉ còn bằng 0,6 đến 0,7. Nhưng tác giả đã bỏ qua khi không tính đến yếu tố quyền sử dụng trước đối với sáng chế.[4] Qua nghiên cứu nhiều hợp đồng CGCN, chúng tôi cho rằng không những Richard Razgaitis mà một số tổ chức thẩm định giá công nghệ được chuyển giao cũng đã bỏ qua yếu tố quyền sử dụng trước đối với sáng chế (chúng tôi chỉ khẳng định điểm này khi nghiên cứu các hợp đồng CGCN mà chúng tôi hiện có trong tay, còn đối với các trường hợp khác thì xin phép không bàn đến).

Điều 134.1. Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định trường hợp trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) của đơn đăng ký sáng chế mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế đồng nhất với sáng chế trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc đã chuẩn bị để sử dụng. Việc thực hiện quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế không bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế.

Mỗi chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế đều là một đối thủ cạnh tranh với B (kể cả trong trường hợp License độc quyền tuyệt đối). Vì mục tiêu lợi nhuận mà trong quá trình đàm phán hợp đồng CGCN, bên A rất không muốn đưa ra số lượng chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế (bên A chắc chắn phải biết số lượng này). Cần nhấn mạnh rằng quyền sử dụng trước đối với sáng chế là quyền sử dụng chính sáng chế được chuyển giao, chứ không phải đối với sáng chế cạnh tranh.

Như vậy, số lượng sáng chế cạnh tranh là có thể biết được, còn số lượng chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế là không thể biết được (nếu bên A cố tình không công khai), giá của công nghệ được chuyển giao sẽ càng giảm nếu số lượng chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế càng tăng. Qua đây chúng ta mới thấy khiếm khuyết sẽ là rất lớn nếu bên B không thể kiểm soát được quyền sử dụng trước đối với sáng chế.

Bởi vậy, trong hợp đồng CGCN cần có một điều khoản buộc bên chuyển giao phải cam đoan công khai số lượng chủ thể có quyền sử dụng trước đối với sáng chế. Mặt khác, bên nhận CGCN hoặc các tổ chức thẩm định giá của công nghệ được chuyển giao nên tra cứu thông tin để biết số lượng các sáng chế cạnh tranh với công nghệ được chuyển giao.

6. Kết luận

Qua phân tích một số yếu tố của quyền SHCN cho thấy chúng có thể tác động đến hiệu quả kinh tế của hợp đồng CGCN. Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã trình bày lồng ghép khi phân tích ở trên.

Bài viết này muốn lưu ý các bên trong quá trình đàm phán hợp đồng CGCN để sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Mặt khác, cũng muốn cung cấp thông tin để các tổ chức thẩm định giá công nghệ được chuyển giao đưa ra giá cả sát với thực tế nhằm tư vấn cho các bên tham gia hợp đồng CGCN đạt được thỏa thuận về giá cho công nghệ được chuyển giao khi quyết định ký kết hợp đồng CGCN.,.

(LVN GROUP FIRM: Biên tập)