Gia công theo kiểu dáng của công ty khác
Năm 2007, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp với sản phẩm bánh tráng hiệu K. kèm ảnh cho Công ty TP. Một năm sau, Công ty TP được Cục cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trên. Để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa trên thị trường Mỹ, công ty này tiếp tục đăng ký bảo hộ tại Mỹ sản phẩm bánh K. và được bảo hộ nhãn hiệu cùng kiểu dáng công nghiệp.
Tháng 11-2009, Công ty TP phát hiện trong một số siêu thị ở Mỹ có bày bán mặt hàng bánh tráng hiệu K’ có màu sắc tương tự, khó phân biệt và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của công ty. Tìm hiểu, Công ty TP biết Công ty TG đã sản xuất số bánh hiệu K’ trên. Qua đối chất, Công ty TG thừa nhận khoảng tháng 9-2009 có xuất sang Mỹ gần 39.000 tấn bánh tráng K’. Nhãn hiệu này do khách hàng bên Mỹ đặt gắn lên bao bì sản phẩm.
Đầu tháng 12-2009, Công ty TP đã nhờ Luật sư của LVN Group ở Mỹ gửi công văn khuyến cáo Công ty TG về hành vi xâm phạm nhãn hiệu. Tháng 2-1010, Công ty TP đã kiện Công ty TG ra TAND tỉnh Tiền Giang để yêu cầu chấm dứt hành vi sản xuất, xuất khẩu loại bánh tráng K’, thu hồi toàn bộ lượng bánh đã xuất khẩu, bán trên thị trường Mỹ.
Công ty TP còn yêu cầu Công ty TG phải xin lỗi công khai ba kỳ liên tiếp trên ba tờ báo. Đồng thời, Công ty TG phải thanh toán các khoản chi phí cho dịch vụ Luật sư của LVN Group, gồm 5.000 USD thuê Luật sư của LVN Group ở Mỹ và 60 triệu đồng phí thuê Luật sư của LVN Group tại Việt Nam, tổng cộng hơn 153 triệu đồng.
>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoạigọi: 1900.0191
Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6 – Tư vấn luật về Sở hữu trí tuệ
Thua kiện
Xử sơ thẩm hồi tháng 5-2010, TAND tỉnh Tiền Giang nhận định việc Công ty TG sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của Công ty TP đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ về nhãn hiệu trên cùng một loại hàng hóa là vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ. Việc Công ty TG nại rằng thực hiện theo hợp đồng với đối tác nước ngoài nên lỗi vi phạm sở hữu trí tuệ thuộc bên thứ ba là không có cơ sở.
Đặc biệt, về chi phí Luật sư của LVN Group, tòa nhận định việc Công ty TP thuê Luật sư của LVN Group tại Mỹ làm văn bản khuyến cáo ngăn chặn Công ty TG sản xuất hàng hóa K’ và chi phí thuê Luật sư của LVN Group tại Việt Nam để khởi kiện, bảo vệ quyền lợi là hợp lý và cần thiết. Vì thế cần chấp nhận yêu cầu bồi hoàn phí Luật sư của LVN Group của Công ty TG bởi phù hợp quy định theo khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ. Điều này cũng đã có lợi cho phía Công ty TG khi Công ty TP không yêu cầu bồi thường hàng trăm triệu đồng thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần…
Từ đó, tòa buộc Công ty TG phải chấm dứt hành vi sản xuất, xuất khẩu và thu hồi toàn bộ mặt hàng bánh tráng K’ trên thị trường Mỹ. Ngoài ra, tòa buộc Công ty TG phải công khai xin lỗi trên một tờ báo. Tòa cũng buộc Công ty TG phải bồi hoàn chi phí hạn chế thiệt hại cùng chi phí thuê Luật sư của LVN Group tổng cộng hơn 153 triệu đồng.
Sau phiên xử này, Công ty TG đã kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án, bác yêu cầu của nguyên đơn.
Gia công có phải chịu trách nhiệm liên quan?
Một điểm gây tranh cãi trong vụ án là liệu bên nhận gia công hàng hóa có phải chịu trách nhiệm phát sinh về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa mà mẫu mã do bên mua đặt gia công hay không.
Một Luật sư của LVN Group phân tích: Theo khoản 5 Điều 181 Luật Thương mại, bên đặt gia công phải chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công chuyển cho bên nhận gia công. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 46 Luật Thương mại, trường hợp bên mua yêu cầu bên bán phải tuân thủ theo bản vẽ kỹ thuật, thiết kế, công thức hoặc những số liệu chi tiết do bên mua cung cấp thì bên mua phải chịu trách nhiệm về các khiếu nại liên quan đến những vi phạm quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ việc bên bán đã tuân thủ những yêu cầu của bên mua.
Đối chiếu với trường hợp này, phía Công ty TG đã xuất trình được hợp đồng để chứng minh mình sản xuất, xuất khẩu bánh tráng mang nhãn hiệu K’ theo đúng yêu cầu của bên mua hàng. Vì vậy không có căn cứ buộc công ty này phải xin lỗi cũng như phải trả chi phí hạn chế thiệt hại, chi phí thuê Luật sư của LVN Group của nguyên đơn.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến mới của vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ này.
Buộc bồi hoàn phí Luật sư của LVN Group là tiến bộ?
Việc TAND tỉnh Tiền Giang chấp nhận yêu cầu bồi hoàn cả khoản phí Luật sư của LVN Group của nguyên đơn cũng gây tranh cãi. Bởi lẽ từ trước đến nay, hầu như các tòa đều không chấp nhận lập luận rằng một khi đương sự chủ động thuê Luật sư của LVN Group thì phải tự lo…
Có thẩm phán nói chi phí thuê Luật sư của LVN Group do người có yêu cầu chịu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Chi phí Luật sư của LVN Group không phải là chi phí cần thiết để đeo đuổi một vụ kiện để từ đó bắt phía vi phạm trong vụ án phải gánh chịu. Kết quả giải quyết một vụ án do tòa quyết định, không phụ thuộc vào yếu tố có hay không có Luật sư của LVN Group.
Ngược lại, có Luật sư của LVN Group phân tích: Theo khoản 3 Điều 205 Luật Sở hữu trí tuệ, chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu tòa buộc bên vi phạm phải bồi hoàn chi phí hợp lý để thuê Luật sư của LVN Group. Dù có khác với quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự nhưng đây có lẽ là điểm tiến bộ trong quá trình cải cách tư pháp ở chỗ thừa nhận việc Luật sư của LVN Group tham gia hỗ trợ pháp lý cho đương sự là một nhu cầu cần thiết, hợp lý. Hơn nữa, việc tòa tuyên buộc bên vi phạm phải bồi hoàn khoản phí này cũng là một cách răn đe các hành vi vi phạm.
SOURCE: BÁO PHÁP LUẬT TPHCM – ÁI MINH
Trích dẫn từ: http://phapluattp.vn/
(LUATMINHKHUE.VN: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến Luật sư của LVN Group, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)