Đăng ký nhãn hiệu bị trùng, tranh chấp và cách giải quyết.
TÌNH HUỐNG
Đề 23:
Công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA đã được thành lập và đăng ký kinh doanh dịch vụ du lịch từ tháng 5/2007. Từ khi thành lập, công ty đã sử dụng liên tục nhãn hiệu KATA trong hoạt động kinh doanh của mình (sử dụng nhãn hiệu trên bảng hiệu của các văn phòng giao dịch, trên giấy tờ giao dịch; in nhãn hiệu trên mũ, áo của nhân viên; trên mũ, khăn lạnh, nước uống… phát cho khách; quảng cáo trên báo chí và trên chính website của công ty www.katatravel.com.vn. Ngày 24/05/2009, Công ty muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu KATA cho dịch vụ du lịch. Qua thông tin trên Công báo Sở hữu công nghiệp, công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA được biết đã có công ty khác là Công ty thương mại dịch vụ Vạn Xuân đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu KATA cho các dịch vụ: bán lẻ hàng hóa, dịch vụ nhà hàng, khách sạn… và dịch vụ du lịch ngày 10/03/2009.
Anh (chị) hãy đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu KATA của Công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA và tư vấn cách giải quyết cụ thể tình huống nêu trên (nếu có thể)
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG
1. Một số vấn đề lý luận về nhãn hiệu
Khái niệm nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật SHTT) được quy định cụ thể tại khoản 16 Điều 4 Giải thích từ ngữ như sau: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”.
Nhãn hiệu có các chức năng cơ bản sau:
+ Chức năng phân biệt: Chức năng này được hiểu là nhãn hiệu giúp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ thể này với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác. Có thể nói đây là chức năng cơ bản và quan trọng nhất của nhãn hiệu. Ngay từ khi hình thành, nhãn hiệu đã được coi như một hình thức cô đọng và khái quát truyền đạt các thông tin về hàng hóa, dịch vụ; là dấu hiệu đầu tiên và dễ dàng nhất để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh khác nhau.
+ Chức năng quảng cáo hoặc tiếp thị: Nhãn hiệu được coi như một công cụ marketing quan trọng truyền đạt đến người tiêu dùng uy tín của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Nhãn hiệu truyền tải thông điệp về hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng giảm chi phí tìm kiếm.
+ Chức năng bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ: Do người tiêu dùng có xu hướng sử dụng nhãn hiệu để nhận biết loại hàng hóa, dịch vụ sẽ thỏa mãn nhu cầu của họ nên đã tạo động lực cho các nhà sản xuất và phân phối nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, Có thể khẳng định rằng, cách thức cổ điển, an toàn và phổ biến nhất để giành được sự trung thành của người tiêu dùng đối với một nhãn hiệu cụ thể thông qua việc duy trì chất lượng ổn định của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu. Do đó, việc sử dụng nhãn hiệu có khuynh hướng khuyến khích chủ sở hữu nhãn hiệu duy trì chất lượng ổn định cho hàng hóa, dịch vụ được chào bán dưới nhãn hiệu của họ.
Để một dấu hiệu được bảo hộ là một nhãn hiệu, Điều 72 Luật SHTT đã quy định cụ thể về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu như sau: “Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, cả cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc;
- Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác”.
2. Khả năng đăng ký nhãn hiệu KATA của Công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA và tư vấn cách giải quyết
Trước hết, xét về dấu hiệu “KATA”, dấu hiệu này đảm bảo được điều kiện là dấu hiệu phù hợp với quy định của pháp luật để làm nhãn hiệu.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT, “dấu hiệu” phải nhìn thấy được, bao gồm: Từ ngữ, chữ số, chữ cái, hình vẽ, hình ảnh, hình ảnh ba chiều, sự kết hợp của các yếu tố trên được thể hiện bằng một hay nhiều màu sắc. Khoản 1 Điều 74 Luật SHTT quy định: Nhãn hiệu được coi là có khả năng phân biệt khi được thành từ một hoặc một số yếu tố dễ nhận biết, dễ ghi nhớ hoặc từ nhiều yếu tố kết hợp thành một tổng thể dễ nhận biết, dễ ghi nhớ và không thuộc các trường hợp không có khả năng phân biệt quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật SHTT.
“KATA” là đối tượng đăng ký bảo hộ trong tình huống trên là một từ ngữ. Từ này được viết bởi ba chữ cái thuộc ngôn ngữ La tinh: A, K, T và kết hợp với nhau tạo thành từ KATA; không phải thuộc ngôn ngữ khó ghi nhớ như chữ Trung Quốc, chữ Phạn…., được thể hiện bằng màu sắc và được nhận biết bằng thị giác của người tiêu dùng. Sự kết hợp ba chữ cái này được phát âm thành hai tiếng “ca – ta”, rất ngắn gọn nên người tiêu dùng có thể dễ dàng ghi nhớ được. Và dấu hiệu “KATA” không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với: “tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đố cho phép”; “tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân Việt Nam, của nước ngoài”; “dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành của tổ chức quốc tế mà tổ chức đó có yêu cầu không được sử dụng, trừ trường hợp chính tổ chức này đăng ký các dấu đó làm nhãn hiệu chứng nhận” (Điều 73 Luật SHTT).
Xét về khả năng phân biệt, dấu hiệu “KATA” không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác (giả sử xét từ trước khi công ty thương mại dịch vụ Vạn Xuân (Công ty Vạn Xuân) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tới Cục Sở hữu trí tuệ).
Từ những phân tích trên, dấu hiệu “KATA” nói chung có thể được đăng ký làm nhãn hiệu.
3. Cách để Công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA đăng ký được nhãn hiệu KATA
Công ty cổ phần du lịch lữ hành KATA (Công ty KATA) có khả năng đăng kí được nhãn hiệu KATA cho mình bởi những lý do sau:
Thứ nhất, dấu hiệu “KATA” có thể đăng ký làm nhãn hiệu như đã phân tích ở trên.
Thứ hai, về quyền đăng ký nhãn hiệu, Công ty KATA có quyền đăng ký nhãn hiệu “KATA” cho dịch vụ du lịch của mình dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật SHTT: “Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.”
Thứ ba, để Công ty KATA đăng ký được thành công dấu hiệu “KATA” làm nhãn hiệu cho dịch vụ du lịch của mình thì có thể áp dụng một trong các cách sau:
Cách thứ nhất: Công ty KATA nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bình thường tới Cục Sở hữu trí tuệ, với những lập luận sau:
Một là, như đã phân tích ở trên, dấu hiệu “KATA” đáp ứng được điều kiện tại khoản 1 Điều 72 Luật SHTT.
Hai là, về khả năng phân biệt: Việc đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu trong nghiên cứu dựa trên các tiêu chí: cấu trúc, cách phát âm, cách trình bày và ý nghĩa. Rõ ràng dấu hiệu “KATA” mà Công ty KATA và Công ty Vạn Xuân muốn đăng ký nhãn hiệu đều có cùng cấu trúc (sự sắp xếp các chữ cái giống nhau), cách phát âm giống nhau là hai âm “ca – ta”. Cả hai công ty này đều muốn đăng ký nhãn hiệu này cho các dịch vụ tương tự nhau (đều liên quan đến du lịch). Việc đăng ký nhãn hiệu “KATA” của Công ty KATA rất có thể sẽ bị Cục sở hữu trí tuệ từ chối do Công ty Vạn Xuân đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trước (ngày 10/03/2009) và đơn đăng ký này là hợp lệ đã được đăng trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Hơn nữa, dấu hiệu “KATA” mà Công ty KATA muốn đăng ký có thể trùng hoàn toàn với dấu hiệu mà Công ty Vạn Xuân đã thể hiện trong đơn đăng ký. Do vậy, để tránh trường hợp này có thể xảy ra và việc đăng ký nhãn hiệu của Công ty KATA không ảnh hưởng đến Công ty Vạn Xuân, thì dấu hiệu “KATA” mà công ty KATA muốn đăng ký nhãn hiệu phải có sự khác biệt rõ rệt với dấu hiệu “KATA” của Công ty Vạn Xuân đã nộp đơn đăng ký. Sự khác biệt này phải được thể hiện ở cách trình bày, chẳng hạn, kích cỡ mỗi chữ cái khác nhau, sắp xếp các chữ cái theo cách khác (“KA” ở trên và “TA” ở dưới),…
Với cách làm này, khả năng đăng ký được thành công nhãn hiệu là không cao, bởi dù công ty KATA có thay đổi các yếu tố của dấu hiệu “KATA” vẫn có khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, và có thể dẫn đến Cục SHTT sẽ không chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu của công ty này.
Cách thứ hai: Công ty KATA chứng minh dấu hiệu “KATA” đã được mình sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho dịch vụ du lịch của mình.
Dựa trên quy định tại điểm g khoản 2 Điều 74 Luật SHTT về đánh giá khả năng phân biệt của nhãn hiệu, theo đó, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự từ trước ngày nộp đơn…”.
Công ty KATA có thể ý kiến bằng văn bản tới Cục Sở hữu trí tuệ về dấu hiệu “KATA” mà Công ty Vạn Xuân đã nộp đơn đăng ký bảo hộ để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho công ty này (Công ty KATA đóng vai trò là người thứ ba) (Điều 112 Luật SHTT). Các công việc mà Công ty KATA cần làm gồm:
+ Chứng minh dấu hiệu “KATA” mà Công ty Vạn Xuân đăng ký trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với dấu hiệu “KATA” mà Công ty KATA dự định đăng ký, tức chỉ rõ là dấu hiệu “KATA” có cùng cấu tạo, cách trình bày (kể cả màu sắc) hoặc có một số đặc điểm trùn nhau hoặc tương tự đến mức không dễ dàng phân biệt với nhau về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với dấu hiệu, chữ, ý nghĩa, cách trình bày, màu sắc và gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng (điểm a khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP – Nghị định số 105/2006)
+ Chứng minh dấu hiệu đăng ký cho dịch vụ mà cả hai công ty này cùng kinh doanh trùng hoặc tương tự nhau, tức trùng hoặc tương tự về bản chất hoặc có liên hệ về chức năng, công dụng và có cùng kênh tiêu thụ (điểm b khoản 3 Điều 11 Nghị định số 105/2006)
+ Chứng minh dấu hiệu “KATA” đã được công ty này sử dụng và thừa nhận rộng rãi cho dịch vụ du lịch của mình qua các bằng chứng về việc công ty này đã sử dụng liên tục dấu hiệu “KATA” trên bảng hiệu của các văn phòng giao dịch, trên giấy tờ giao dịch; in nhãn hiệu trên mũ, áo của nhân viên; trên mũ, khăn lạnh, nước uống… phát cho khách; quảng cáo trên báo chí và trên chính website của công ty …từ tháng 5/2007 cho đến nay. Việc chứng minh này là tương đối dễ dàng. Sau khi chứng minh được các vấn đề trên, khả năng cao Cục Sở hữu trí tuệ sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Công ty Vạn Xuân. Để đảm bảo quyền lợi cho mình, tránh những tranh chấp có thể xảy ra sau này, Công ty KATA nên đăng ký ngay nhãn hiệu “KATA” cho mình. Cách giải quyết này có khả năng thành công cao nhất.
Cách thứ ba: Công ty KATA chứng minh “KATA” là tên thương mại của mình, và việc sử dụng dấu hiệu này của công ty Vạn Xuân sẽ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của dịch vụ du lịch.
Căn cứ của cách giải quyết này là điểm k khoản 2 Điều 74 Luật SHTT, theo đó, nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu nhãn hiệu đó là “dấu hiệu trùng hoặc tượng tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ”. Tương tự cách thứ hai, Công ty KATA gửi ý kiến tới Cục Sở hữu trí tuệ về dấu hiệu “KATA” mà Công ty Vạn Xuân đăng ký. Để sử dụng điều khoản này làm căn cứ pháp lý, Công ty KATA phải chứng minh được:
+ Dấu hiệu “KATA” mà Công ty Vạn Xuân đăng ký bảo hộ trùng hoặc tương tự với tên thương mại của Công ty KATA. Trước hết, Công ty KATA phải chứng minh “KATA” là tên thương mại của mình. Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Luật SHTT: “Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó”, công ty phải chứng minh dấu hiệu “KATA” được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của mình như các giấy tờ giao dịch, quảng cáo trên báo chí…từ khi thành lập từ tháng 5/2007, bởi tên thương mại không bắt buộc phải đăng ký mà quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập dựa trên thực tiễn sử dụng. Cũng như cách thứ hai, việc chứng minh này là khá dễ dàng. Tiếp đó, chứng minh dấu hiệu “KATA” mà Công ty Vạn Xuân sử dụng trùng (giống hệt) hay tương tự như đã trình bày ở cách trên.
+ Việc sử dụng dấu hiệu “KATA” có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của dịch vụ du lịch. Cả hai Công ty KATA và Công ty Vạn Xuân có sự tương tự nhau về lĩnh vực kinh doanh (đều liên quan đến lĩnh vực du lịch). Việc Công ty Vạn Xuân sử dụng dấu hiệu “KATA” trong hoạt động kinh doanh của mình sẽ rất dễ khiến người tiêu dùng nhầm lẫn rằng, Công ty KATA và Công ty Vạn Xuân là một hoặc có liên quan với nhau (công ty mẹ – con, chi nhánh…), mà trên thực tế hai công ty này hoàn toàn độc lập.
Sau khi đã chứng minh được những vấn đề trên, có khả năng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với dấu hiệu “KATA” cho Công ty Vạn Xuân. Để tránh những vụ việc khác có thể xảy ra sau này, Công ty KATA cũng nên đăng ký ngay dấu hiệu này làm nhãn hiệu cho mình.
Cách này có hiệu quả khá cao, bởi chứng minh tên thương mại của Công ty KATA là khá dễ dàng. Tuy nhiên, việc đánh giá khả năng gây nhầm lẫn lại phụ thuộc nhiều vào người tiêu dùng. Công ty KATA sẽ mất thêm chi phí và thời gian để điều tra, thu thập thông tin, số liệu từ phía khách hàng.
Cách thứ tư: Công ty KATA chứng minh dấu hiệu “KATA” là nhãn hiệu nổi tiếng cho dịch vụ du lịch của mình.
Cơ sở pháp lý của cách này là điểm I khoản 2 Điều 74 Luật SHTT: “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng”.
Để chứng minh “KATA” là nhãn hiệu nổi tiếng, Công ty KATA phải tiến hành đánh giá ít nhất một trong các tiêu chí được quy định tại Điều 75 Luật SHTT như: Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc sử dụng dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; phạm vi lãnh thổ mà dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; thời gian sử dụng liên tục của nhãn hiệu…
Còn các vấn đề liên quan đến dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn thì chứng minh tương tự như cách thứ hai và thứ ba. Theo quy định của pháp luật SHTT, hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trùng hay tương tự không xem xét đến, nên theo cách này, không xét đến dịch vụ mà cả hai công ty này đang kinh doanh.
Cách làm này có khả năng thành công rất thấp. Việc chứng minh một nhãn hiệu nổi tiếng là không dễ dàng, hơn nữa có thể lộ các thông tin bí mật của công ty. Cách này chỉ khả thi đối với những công ty được đông đảo người tiêu dùng biết đến, chất lượng và uy tín tốt.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009;
- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP;
- Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nxb.CAND, Hà Nội – 2009;
- Đỗ Thị Hồng, Xác định khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội – 2008.