Thực tế đã xảy ra vô số vụ tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu của một hàng hóa, dịch vụ. Tên thương mại và nhãn hiệu đôi khi có thể trùng nhau gây ra những nhầm lẫn trong quá trình hoạt động thương mại của doanh nghiệp.
1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ vào điều kiện được bảo hộ của tên thương mại và nhãn hiệu được quy định tại các Điều và của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019, cụ thể:
- Một trong các điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ là có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác (Điều 72). Nhãn hiệu bị coi là không có khả năng phân biệt nếu đó là dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đang được sử dụng của người khác, nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ (điểm k khoản 2 Điều 74)
- Tương tự, tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (Điều 76). Một trong các điều kiện để tên thương mại được coi là có khả năng phân biệt là không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng (khoản 3 Điều 78)
Vì vậy, trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, trước hết phải xác định tên thương mại có trùng hoặc tương tự và gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được không và ngược lại. Nếu có, bên nào có ngày nhãn hiệu được bảo hộ hoặc ngày tên thương mại được sử dụng sớm hơn thì sẽ được quyền sử dụng nhãn hiệu hoặc tên thương mại đó.
2. Trường hợp thực tiễn tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu
BẢN ÁN 17/2019/KDTM-ST NGÀY 31/05/2019 VỀ TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA TAND TP. HÀ NỘI
Ông Phạm Tấn T – Chủ hiệu kinh doanh Hiệu Đồng T đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 59681 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/01/2005 có hiệu lực đến 29/06/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T ”;
Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T, có địa chỉ tại: thôn Vực, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội được thành lập ngày 20/6/2014 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm AS và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 03/3/2016 với tên gọi là Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T với nhiều ngành nghề kinh doanh trong đó có sản xuất tinh bột và các sản phẩm bằng tinh bột.
Từ nội dung nêu trên, Ông Phạm Tấn T (nguyên đơn) đã khởi kiện Công ty Asea Đồng T (bị đơn) và yêu cầu:
1. Buộc Bị đơn chấm dứt sử dụng tên doanh nghiệp chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” xâm phạm quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại “Hiệu Đồng T” đang được pháp luật bảo hộ cho Nguyên đơn dựa theo khoản 1 điều 202 Luật SHTT;
2. Buộc Bị đơn thực hiện nghĩa vụ tiến hành đổi tên doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội, cụ thể là loại bỏ yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” ra khỏi tên doanh nghiệp, tên giao dịch và tên viết tắt của mình theo khoản 3 điều 202 Luật SHTT và theo điểm a khoản 4 Điều 19 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015;
3. Buộc Bị đơn thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm bột chiên giòn, bột chiên tôm hoặc các sản phẩm thực phẩm tương tự khác chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T”; và đồng thời buộc Bị đơn tháo dỡ, tiêu hủy toàn bộ bao gói, giấy tờ tài liệu, tờ rơi, biển hiệu, phương tiện in ấn bao bì bao gồm cả mọi quảng cáo, chào hàng trên môi trường internet chứa yếu tố/dấu hiệu “Đồng T” theo khoản 5 Điều 202 Luật SHTT.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phiên sơ thẩm đã có nhận định như sau:
Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T được cấp giấy phép kinh doanh với mã số 0106577171 ngày 20/6/2014. Vì vậy, dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” là tên thương mại của “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T ”được sử dụng là ngày 03/3/2016 có sau (muộn hơn) so với Nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” được nguyên đơn xác lập quyền ngày 09/7/2013.
Mặt khác, theo kết luận giám định số NH 193-16/YC/KLGĐ ngày 20/5/2016 của Viện khoa học sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định dấu hiệu “ASEA ĐỒNG T” có trong tên doanh nghiệp gắn sản phẩm bột chiên giòn là yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 208482 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 09/7/2013 có hiệu lực đến ngày 06/10/2021 cho nhãn hiệu “Hiệu Đồng T & hình Đồng T” của hộ kinh doanh Hiệu Đồng T.
Vì vậy, bị đơn sử dụng tên thương mại có dấu hiệu dòng chữ “Đồng T” với tên nhãn hiệu của nguyên đơn sẽ gây nhầm lẫn cho người sử dụng khi sử dụng những sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường vì tên nhãn hiệu của nguyên đơn đã dùng làm danh xưng đã được biết đến rộng rãi do sử dụng trên thị trường hàng chục năm nay.
Việc sử dụng tên thương mại “Công ty CP bột thực phẩm Asea Đồng T” của bị đơn không đảm bảo các điều kiện bảo hộ tại Điều 74, 78 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009, đặc biệt tại khoản 2 Điều 78 quy định tên thương mại có khả năng phân biệt nếu “Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”. Đây cũng là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009:
“c) Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;
Từ những căn cứ trên, Tòa án đã ra quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là Ông Phạm Tấn T – Chủ hộ kinh doanh Hiệu Đồng T và buộc bị đơn chấm dứt hành vi xâm phạm nhãn hiệu Hiệu Đồng T.