Những vấn đề cần lưu ý khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là khái niệm pháp lý chỉ sự bảo hộ của pháp luật đối với các thành quả lao động sáng tạo bằng trí tuệ, các sản phẩm trí tuệ của con người. Quyền sở hữu trí tuệ được xác lập khi tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ và được đơn vị đăng ký có thẩm quyền cấp văn bằng xác nhận quyền sở hữu đó có thời hạn bảo hộ nhất định. Tài sản trí tuệ sau khi được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu sẽ được coi là tài sản vô hình có giá trị và được pháp luật chấp nhận khi góp vốn khi kinh doanh. Trong nội dung trình bày này, Luật LVN Group sẽ gửi tới một số thông tin liên quan đến những vấn đề cơ bản cần lưu ý khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 

Căn cứ pháp lý 

Luật doanh nghiệp 2014 

1. Góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ có được không ? 

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập (khoản 14 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).

Đối chiếu với khoản 1 Điều 34 Luật này, tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với tài sản nêu trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo hướng dẫn của pháp luật.

Mà quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền chuyên gia và quyền liên quan đến quyền chuyên gia, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng (khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi 2009).

2. Quy định về góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 

– Quyền Sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền chuyên gia, quyền liên quan đến quyền chuyên gia, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo hướng dẫn của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn – Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục, chuyển quyền sở hữu tài sản đấy hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại đơn vị nhà nước có thẩm quyền . 

– Đối với tài sản không được đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng văn bản với trọn vẹn nội dung và chữ ký của người góp vốn và uỷ quyền theo pháp luật của công ty theo hướng dẫn của pháp luật (Điều 36)

Theo đó, tài sản là quyền SHTT chỉ được dùng để góp vốn khi đã đăng ký với đơn vị nhà nước có thẩm quyền và đã được cấp văn bằng bảo hộ, chỉ chủ sở hữu (người đứng tên chủ sở hữu trên văn bằng bảo hộ) tài sản SHTT đó mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn vào doanh nghiệp. Tài sản là quyền SHTT phải được các thành viên, các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam trước khi tiến hành góp vốn.

3. Điều kiện để góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 

Các cá nhân, tổ chức khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ cần phải đảm bảo các điều kiện như sau:

Quyền sở hữu trí tuệ được cấp văn bằng bảo hộ: Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; quyền đối với giống cây trồng sẽ được đơn vị có thẩm quyền cấp Văn bằng bảo hộ. Đối với các quyền sở hữu trí tuệ này, các cá nhân tổ chức khi tham gia góp vốn cần xem xét quyền sở hữu trí tuệ đã được cấp văn bằng bảo hộ chưa? Nếu chưa được cấp văn bằng bảo hộ thì cần phải làm thủ tục xin cấp văn bằng bảo hộ để chứng minh quyền sở hữu trí tuệ đó thuộc sở hữu của mình. Từ đó mới có thể góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ đối với những tài sản quyền sở hữu trí tuệ cần cấp văn bằng bảo hộ. Trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ đã có văn bằng bảo hộ thì cần xem xét văn bằng bảo hộ đó còn thời hạn không? Nếu không còn thời hạn thì phải thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ trước khi góp vốn theo hướng dẫn của Luật sở hữu trí tuệ.

Giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ do đơn vị có thẩm quyền cấp: Đối với những quyền sở hữu trí tuệ còn lại, nếu không thuộc trường hợp được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì sẽ được đơn vị có thẩm quyền cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được coi là sở hữu hợp pháp nếu được đơn vị có thẩm quyền nhà nước cấp. Do đó, các cá nhân tổ chức muốn chứng mình quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của mình để góp vốn thì cần phải được đơn vị có thẩm quyền nhà nước cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ. Nếu quyền sở hữu trí tuệ chưa được đơn vị có thẩm quyền cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ thì phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ.

Tài sản là quyền sở hữu góp vốn vào doanh nghiệp phải do chủ sở hữu (người đứng tên trên văn bằng bảo hộ hoặc người được đơn vị có thẩm quyền cấp giấy tờ xác nhận quyền sở hữu trí tuệ) góp vốn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp tài sản mới có quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo hướng dẫn của pháp luật. Do đó, chỉ chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ mới được dùng quyền sở hữu trí tuệ để góp vốn vào doanh nghiệp.

Quyền sở hữu trí tuệ phải phải được định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam trước khi tiến hành góp vốn. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, các tài sản không phải là Đồng Việt Nam thì phải tiến hành định giá. Do đó, quyền sở hữu trí tuệ phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá.

4. Thủ tục góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 

Quyền sở hữu trí tuệ sau khi đảm bảo được điều kiện góp vốn, khi góp vốn vào doanh nghiệp thì phải thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Định giá tài sản:

Quyền sở hữu trí tuệ không phải là tài sản Đồng Việt Nam nên theo hướng dẫn của luật doanh nghiệp hiện hành cần phải thực hiện thủ tục định giá trước khi góp vốn. 

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tiễn của tài sản đó tại thời gian góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tiễn của tài sản góp vốn tại thời gian kết thúc định giá; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với tổn hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tiễn.

Bước 2: Lập hợp đồng góp vốn tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại đơn vị có thẩm quyền:

Trong hợp đồng góp vốn, cần phải thể hiện được trọn vẹn các nội dung cơ bản của việc góp vốn như: Bên góp vốn, Bên nhận góp vốn (tên, địa chỉ, …); Quyền sở hữu trí tuệ cụ thể ( Chủ giấy chứng nhận/ chủ bằng độc quyền,…; số đơn; ngày nộp đơn; quyết định cấp; thời hạn bảo hộ,…); giá trị quyền sở hữu trí tuệ; thời hạn góp vốn; mục đích góp vốn; đăng ký góp vốn và nộp lệ phí; cam đoan của các bên,… Sau khi các bên lập xong hợp đồng góp vốn sẽ được công chứng tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực tại đơn vị có thẩm quyền.

Bước 3: Chuyển quyền sở hữu trí tuệ sang cho doanh nghiệp tại đơn vị nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, tài sản quyền sở hữu trí tuệ phải chuyển quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp.

5. Những lưu ý khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ. 

Thứ nhất: xem xét đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đem góp vốn.

Điều này có ý nghĩa cần thiết trong việc xác định giá trị của quyền đem góp vốn, cũng như xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia góp vốn.

Khi xem xét, đánh giá, xác định đối tượng quyền sở hữu trí tuệ góp vốn, bên góp vốn và bên nhận góp vốn cần thống nhất với nhau các vấn đề chủ yếu như:

Loại đối tượng góp vốn (quyền chuyên gia, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, giống cây trồng…)

Thời hạn bảo hộ còn lại theo hướng dẫn của pháp luật (đối với những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được văn bằng bảo hộ)

Giấy tờ xác nhận chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ (do đơn vị nhà nước có thẩm quyền cấp)

Thứ hai: thống nhất cách thức định giá và xác định giá trị của quyền sở hữu trí tuệ đem góp vốn.

Việc xác định giá trị tài sản góp vốn đối với quyền sở hữu trí tuệ hiện đang gây ra nhiều tranh cãi trong thực tiễn, bởi lẽ quyền sở hữu trí tuệ là một loại tài sản vô hình, thường không có hàng hóa tương tự hoặc thay thế như các sản phẩm hữu hình. Để xác định được giá trị quyền sở hữu trí tuệ khi tham gia góp vốn, các bên có thể lựa chọn phương pháp định giá theo các phương thức định giá đã được trình bày ở trên.

Thứ ba:  việc góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ phải được thành lập hợp đồng góp vốn.

Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền nghĩa vụ trong việc góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ góp phần vốn của mình bằng quyền sở hữu trí tuệ để được hưởng một hoặc một số quyền lợi từ doanh nghiệp mới được thành lập theo hướng dẫn.

Hợp đồng góp vốn thành lập doanh nghiệp được tạo lập dựa trên cơ sở tự do ý chí của các bên. Tuy nhiên, hợp đồng thành lập doanh nghiệp tạo ra một pháp nhân có thể ảnh hưởng đến xã hội. Do đó pháp luật thường đòi hỏi loại hợp đồng này phải thể hiện một số điều khoản bắt buộc. Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể về hợp đồng thành lập doanh nghiệp nhưng Điều lệ công ty về bản chất chính là loại hợp đồng thành lập công ty.

Thứ tư: việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn.

Đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được xác lập dựa trên cơ sở bảo hộ tự động (quyền chuyên gia, quyền liên quan, bí mật kinh doanh, tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng) thì việc chuyển giao quyền được coi là hoàn thành khi các bên tiến hành chuyển giao cho nhau những đối tượng đó mà không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký chuyển nhượng.

Thành viên góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ phải có trách nhiệm chuyển giao tài sản trí tuệ cam kết góp cho doanh nghiệp và có biên bản bàn giao đối với những đối tượng quyền sở hữu trí tuệ mà không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký.

Đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ được xác lập dựa trên cơ sở phải đăng ký bảo hộ nếu đáp ứng được các điều kiện luật định (nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng) thì thủ tục chuyển quyền sở hữu và quyền sử dụng tài sản trí tuệ sang cho doanh nghiệp được thực hiện theo thủ tục đăng ký tại đơn vị nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển giao quyền sở hữu hay chuyển nhượng quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ nêu trên phải được thể hiện dưới cách thức hợp đồng văn bản.

Thứ năm: đăng ký việc góp vốn trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo hướng dẫn chung của Luật doanh nghiệp:

Thủ tục đăng ký chuyển giao quyền sở hữu tài sản trí tuệ thành tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp thì chủ thể góp vốn cần phải chuẩn bị hồ sơ về chuyển nhượng gửi lên đơn vị nhà nước có thẩm quyền. Khi hồ sơ trọn vẹn, đơn vị nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cấp giấy chứng nhận hoặc văn bằng bảo hộ cho chủ sở hữu mới. Thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản trí tuệ thành tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp thì đơn vị nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ. Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp. Công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng từ ngày ra quyết định 13.

Thứ sáu: xử lý quyền sở hữu trí tuệ khi chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ vào doanh nghiệp. 

Trường hợp hết thời hạn góp vốn hoặc do các bên thỏa thuận chấm dứt việc góp vốn, mà vẫn chưa hết thời hạn được bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ tương ứng thì bên góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ được nhận lại quyền sở hữu trí tuệ đó. Nếu bên góp vốn không có nhu cầu sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, thì doanh nghiệp nhận vốn góp vẫn được sử dụng nếu được sự đồng ý của bên góp vốn.

Trường hợp thời hạn bảo hộ đối với quyền sở hữu trí tuệ dùng để góp vốn đã hết thì doanh nghiệp nhận góp vốn vẫn được quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó nhưng trong trường hợp này sẽ không được quyền sở hữu. Bởi quyền sở hữu trí tuệ này đã trở thành tài sản chung, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng.

Trường hợp nếu doanh nghiệp nhận góp vốn hoặc bên góp vốn bằng quyền sở hữu trí bị phá sản, thì quyền sở hữu trí tuệ đã góp vốn được xử lý theo hướng dẫn của pháp luật về phá sản.

Trường hợp, doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ hoặc các bên góp vốn bị giải thể thì quyền sở hữu trí tuệ đã góp vốn được xử lý theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và LSHTT.

Trường hợp cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu trí tuệ chết, bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì quyền sở hữu trí tuệ đã góp vốn được giải quyết theo hướng dẫn của BLDS.

Trên đây là nội dung nội dung trình bày của Luật LVN Group về “Những vấn đề cơ bản cần lưu ý khi góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ ”. Bài viết trên là những thông tin cần thiết mà quý bạn đọc có thể áp dụng vào đời sống thực tiễn. Trong thời gian cân nhắc nếu có những vướng mắc hay thông tin nào cần chia sẻ hãy chủ động liên hệ và trao đổi cùng luật sư để được hỗ trợ đưa ra phương án giải quyết cho những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang mắc phải.